特許無効審判を請求されたとき

　ここでは、特許権を取得した後、第三者から特許無効審判を請求されたときの対処法について考えてみます。
　なお、別項目で説明している「特許無効審判の請求について」と、表裏関係となる部分もありますので、そちらもご覧頂ければ参考になると思います。

はじめに

　無効審判が請求されるのは、請求人にとって、その特許権の存在が邪魔になっているためであり、係争事件において、第三者に警告状等を発送したこと、侵害訴訟を提起したこと等を契機として請求されることが多いと思われます。このようなケースでは、特許権者は、無効審判が請求されることを、ある程度予測することはできます。ただ、場合によっては、何の前触れも無く、ある日突然請求されてしまうこともあるでしょう。

　無効審判が請求されると、様々な思惑が絡んできますので、行き当たりばったり的な対応をしていると、不要な訂正をしたり、訂正の時期を逸したり、或いは、相手側に有利となってしまう答弁をしてしまう等、取り返しがつかないケースになってしまうことも有ります。
　審判請求人は、たとえ特許権が無効にできなくても、権利範囲から外れるクレームに訂正させたり、或いは、権利範囲を限定するような答弁を引き出すことで、無効審判請求は成功である、と考えているかもしれません。

　このため、審判請求人の思惑（何故請求したのか、何故このような証拠を付けてきたのか、何故この無効理由を挙げたのか等）を十分検討した上で、基本的な方針（最終的な落としどころ）については、予め定めておいた方が良いでしょう。

訂正の要否

　訂正をするか否かに関しては、まずは、無効理由を十分に考慮した上で検討することになります。
　無効理由を検討し、明らかに無効理由がなければ（審判請求人の主張に理由がなければ）、そのまま訂正することなく答弁書を提出すれば良いでしょう。例えば、審判請求人の主張において、証拠の開示事項の認定や、本件特許発明の認定に誤りがあったり、無効性を主張する上での判断に誤りがあれば、その旨を答弁すれば良いことになります（判断に際しては、審査基準も十分に考慮した方が良いです）。

　なお、本件特許発明の要旨認定（技術的範囲とはチョッと異なります）をするに際しては、何はともあれクレームの記載に基づく必要があります。明細書の詳細な説明等に引きずられて、特許発明の要旨を限定的に解釈してしまうことがあり注意が必要です。証拠と対比した際、十分な反論ができる、と感じられても、クレームに記載された用語を冷静に考慮した際、詳細な説明に開示されている以上に広く解釈できることも有り得ます。クレームに記載された用語のみで発明の要旨を認定すると、意外と証拠の開示内容に近かった、ということも有り得ます（このようなケースでは、無効審決がされた時に気付くことがあります）。

　また、単に答弁書を提出するに際しても、第三者が現実に実施している製品（実施するであろう製品）を十分考慮した上で、それが含まれなくなると解釈可能な答弁をしないよう注意すべきでしょう。

基本的な方針

　無効審判が請求されたとき、とにかく権利を守るのか、或いは、第三者の実施行為を抑える等の理由からぎりぎりのラインで頑張るのか、によって自ずと基本的な対応の仕方は異なってきます。

　例えば、自社製品の営業をする上で、どうしても権利を消滅させてはならない、とか、自社の実施技術のみがカバーできていれば良い、などの事情により、とにかく権利を守る、ということであれば、無効理由が確実に回避できる答弁書を提出したり、場合によっては無効理由が確実に回避できる訂正請求（第１３４条の２に反しない訂正請求）をすれば良いでしょう。
　一方、ぎりぎりのラインで頑張るということであれば、無効理由が確実に回避できる答弁書を提出できれば問題ないのですが、それが難しい状況であれば、第１３４条の２の訂正請求をするか否か、また、訂正請求するのであれば、訂正の内容をどうするか、について詳細に検討する必要があります。

　なお、平成２３年改正法では、無効審決が出された際、審決取消訴訟をして訂正審判を請求する（第１２６条）ことができなくなりました。この改正法では、審判の請求に理由がある（無効理由がある）と合議体が判断すると、審決の予告通知があり（特許法第１６４条の２）、その通知から一定期間内に訂正することができます。このため、できれば訂正をしたくない、というケースでは、答弁書を提出するときに訂正を考慮するのではなく、審決の予告通知があったとき訂正について考慮することができます。或いは、答弁書の提出期間内に、さほど限定していない第１段階の訂正を行い、それでも無効理由が解消できなければ（審決の予告通知が出される）、さらに限定した第２段階の訂正を行うといった方法（訂正の小出し）をとることもできます。

訂正内容

（１）訂正要件について

　訂正請求する場合、その内容については細心の注意を払う必要があります。
　訂正要件の適合性に合致しないと、訂正拒絶理由が提起され（第１３４条の２第３項）、これに対しては補正することはできますが（第１７条の４第１項）、後述するように、その内容は非常に限定的であり（第１３４条の２第５項で準用する第１３１条の２第１項）、もはやこの段階で、再度、訂正し直すことはできません。

　訂正要件に関しては多数の判例がありますが、ケース毎に多少のブレがあるようで一刀両断的な判断は難しいのですが、取り敢えず留意すべき事項を幾つか挙げてみます（訂正の内容が、いわゆる減縮、誤記訂正、不明りょうな記載の釈明であったとしても、留意すべき点は幾つかあります）。

新規事項の追加の禁止（準用する第１２６条第３項）

　訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面に記載された事項の範囲内でしなければなりません。
　訂正が新規事項の追加に該当するか否かの判断は、審査段階における補正の新規事項の判断と基本的に同じであるため、審査基準の第Ⅲ部第Ⅰ節を参酌しながら検討すれば良いでしょう。
　なお、訂正の新規事項の判断となる基準明細書は、特許権の設定登録時のもの（誤記の訂正を目的とするものは、出願当初明細書です）となりますので、留意が必要です。

※審査段階において、補正によって記載内容を削除すると、権利化された後、その内容に訂正することがきませんので、特許出願中の削除補正については止めた方が良いでしょう。

実質的な拡張・変更の禁止（準用する第１２６条第４項）

　拡張の例として、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加などが該当します。
　変更の例として、カテゴリーの変更、対象の変更、目的の変更などが該当します。

　拡張や変更について、明確に区分けすることは困難ですが、訂正することで、
　ア）訂正前の発明の目的を逸脱する
　イ）訂正前の技術的範囲がシフトしてしまい第三者に不利益を与える
　と解釈できる余地があれば、それは実質的な拡張や変更に該当する可能性があります。
　当然このような訂正をすれば、訂正拒絶理由の対象となり、また、審判請求人も弁駁書において指摘するでしょう。

（２）訂正拒絶理由について

　訂正拒絶理由（審判請求の対象となった請求項について独立特許要件の有無は判断しません）が通知されると、指定期間内に意見書を提出し、場合によっては補正書を提出することはできますが（第１７条第１項、第１７条の４第１項）、いずれも要旨を変更する補正はできず（準用する第１３１条の２第１項）、補正の可能性は、非常に限定的であることに留意すべきです。もちろん、訂正要件を満たす新たな訂正請求書を提出することもできません。

　また、「訂正拒絶理由が通知された」ということは、審判官の合議体としての判断であるため、それは非常に重く、意見書においてこの判断を覆すことはきわめて難しいと考えられ、審判請求人の主張のとおり、無効になってしまう蓋然性が極めて高いと思われます。

　ただ、訂正拒絶理由がきたとき、そのままでは（意見書の提出のみ）、上記のように無効になってしまう蓋然性が高いのですが、無理は承知でも補正書を提出して意見を述べる、という手段をとった方が良いかもしれません。この場合、実質的な補正については、上記したように要旨変更と判断され易いのですが、「要旨変更」に該当するか否かの判断基準として、知財高裁平成１７年（行ケ）１０７０６号があります。
　ここでは、
　「審判における審理対象の拡張変更による審理遅延を防止するとの特許法第１３１条の２第１項の立法趣旨に照らすと「要旨の変更」に当たるかどうかは単に請求の趣旨や理由が変更されたかどうかを形式的に判断するのではなく補正前の訂正事項と補正後の訂正事項の内容を対比検討し、訂正審判における審理の範囲が当該補正により実質的に拡張・変更されるかどうかに基づいて判断すべきである。」
　と判示していますので、補正書と同時に提出する意見書において、この内容を上手く利用するのも良いでしょう。

口頭審理

　無効審判は、原則、口頭審理となります。この口頭審理は、審判請求書の提出、及び、答弁書（訂正請求書）の提出があった後（場合によっては弁駁書の提出があった後）に、特許庁から口頭審理を行う旨の通知があります（開廷期日の日程調整について連絡がありますので、日程を決定した上で、期日請書を提出します）。

　そして、この口頭審理では、予め、口頭審理陳述要領書の提出を要請される場合があります。これについては、既に答弁書で主張した内容を繰り返すのは陳述要領書が冗長になるので好ましくはなく、新たな反論、答弁書等における反論を補完する主張、或いは、相手側（審判請求人）から提出された口頭審理陳述要領書についての反論等を記載するのが好ましいでしょう。

　なお、口頭審理の場において、請求人側から突然、予期していない主張（口頭審理陳述要領書に記載されていない主張）がされたり、新たに周知技術に関する公報を挙げられたりするケースがあります。その場合、口頭審理の場において直ちに判断して回答するのではなく、合議体にその旨（突然の請求人の主張であるため、直ちに判断、回答することはできず、検討する時間を頂きたい等）を伝え、後日、上申書で反論するのが良いでしょう。
　また、口頭審理手続の経験が無いのであれば、予め、特許庁で行われている口頭審理手続を傍聴して、その雰囲気や審理の流れを把握するのが良いと思います。口頭審理に関する情報は、毎週、木曜日に特許庁ＨＰで更新されています。