特許実務者向けお役立ち情報 > 特許実務のあれこれ > 拒絶査定不服審判について

拒絶査定不服審判について

拒絶査定がされた場合、その内容に不服があれば、拒絶査定不服審判を請求することになります

 拒絶査定の謄本には、併せて補正却下の通知がされる場合(第53条)と、されない場合があります。前者は、最後の拒絶理由に対して行った補正が第17条の2第3項から第6項に違反している場合が該当し、後者は、最後の拒絶理由通知が提起されること無く拒絶査定された場合が該当します。

 また、審査段階で行われた補正却下の決定に対する不服については、拒絶査定不服審判において申し立てることができるため(第53条第3項)、拒絶査定不服審判を請求するに際しては、請求対象を明確にして、請求の理由を記載する必要があります。

 ※請求の理由の記載の仕方は、手続の経緯、拒絶査定の要点、立証の趣旨、本願発明が特許されるべき理由、むすびの順に記載することが要請されています。

 なお、補正却下されずに拒絶査定された(最後の拒絶理由通知がされることなく拒絶査定された)のであれば、審判請求時に補正(前置補正;第17条の2第5項)をするか否か、について検討する必要があります。また、補正却下の決定の通知があった拒絶査定に対して拒絶査定不服審判を請求するのであれば、審判請求時に補正(前置補正;第17条の2第5項)をするか否かに加え、その補正却下について不服を申し立てるか否か、についても検討する必要があります。

補正却下の決定について不服を申し立てない場合、審査官が行った補正却下は有効(審判請求時では、審査段階で行われた補正却下は有効となっている)であるため、明細書、及び図面は、補正却下された前の状態となります

 したがって、審判請求時に補正(前置補正)するのであれば、補正却下される前の状態に基づいて行うこととなります。ただし、補正却下された、ということは、そのクレームの発明は、専ら独立特許要件を満たしていなかった(独立特許要件;第29条、第29条の2、第32条、第36条第4項、第6項、第39条第1から4項)ということですので、補正するのであれば、形式的な理由に基づくものは別として、却下対象となったクレームよりも更に減縮する必要があると考えられます(新規事項と判断されて補正却下されたのであれば、補正却下された前の状態の明細書、図面に基づいて前置補正する必要があります)。

 また、補正却下についての不服を申し立てず、かつ補正もしないのであれば、審査官が行った補正却下が有効となっています。
このようなケースでは、最後の拒絶理由通知時に行った補正(第17条の2第5項)がされる前の状態となっており、そのときに通知された拒絶理由がそのまま残っていますので、拒絶査定を覆すことはきわめて困難でしょう。

補正却下についての不服を申し立てる場合において、補正をするか否かで、「請求の趣旨」や「請求の理由」の記載が変わります

(1)補正しない場合

 補正をしないのであれば、請求の趣旨は、「○年○月にされた補正の却下の決定ならびに査定を取り消す、本願発明は特許すべきものとする、との審決を求める」等となるでしょう。
また、請求の理由の欄では、補正の却下の決定に不服である旨、及び補正却下を取り消すべき理由(却下対象となった補正の明細書、図面について、拒絶査定を取り消すべき理由)を記載します。

 審判合議体は、審査段階でされた補正却下の決定を取り消すべきか否かを判断することとなります。

(2)補正する場合

 補正をするのであれば、却下された補正を含む新たな補正を行い(或いは、却下された補正と同じ補正を再度行う)、あわせて補正却下に対する不服の申し立てを行う必要があります。
審判請求時では、審査段階で行われた補正却下は有効となっており、それに対して不服を申し立てて補正するのであれば、却下前の明細書が審判請求時の補正の基準となります。このため、審判請求時では、補正却下の決定に不服のある事項を含めた全ての補正を行う必要があります。

 すなわち、補正書では、補正却下の対象となった請求項、及び新たに補正する請求項を記載する必要がありますので、請求項の記載が不明確にならないように留意する必要があります。また、請求の理由についても、補正却下の対象となった請求項、及び新たに補正する請求項毎に項分けして、不明確にならないように主張した方が良いでしょう。

 請求の理由の欄では、補正却下決定に対する反論(審判請求時の補正が、補正の要件を満たす旨の主張)を記載し、補正した明細書に基づいて、拒絶査定を取り消す理由を記載します。

 審判合議体は、補正却下の決定に対する不服の申し立てを参酌して、当該補正の適否を判断することとなります。

分割出願の考慮

(1)拒絶査定不服審判を請求するにあたり、補正却下の決定に対して不服の申し立てを行うのであれば、併せて分割出願することを考慮した方が良いでしょう。

これは、補正却下の妥当性のみを争って、それが受け入れられなければ、権利化する道筋が途絶えてしまうこと(審決取消訴訟をすれば別ですが)、また、補正却下についての不服を申し立て、かつ補正(却下された補正を含む新たな補正)もすると、審理内容が錯綜することが予測されるためです(分割出願は、当初の明細書、及び図面の記載事項の範囲内で行えます。また、補正却下についての不服のみを拒絶査定不服審判で争えば、請求の理由における主張も錯綜することなく、明確になります)。

(2)「請求項に追加した事項は新規事項に該当する」と指摘されて拒絶査定されてしまったケースでは、「新規事項」と指摘された事項を削除すると、第17条の2第5項の「請求項の限定的減縮」には該当しないと判断される可能性もあり得るため、分割出願を検討した方が良いでしょう。

(3)例えば、進歩性(第29条第2項)を理由として拒絶査定された場合において、前置補正をしたにもかかわらず、前置審査において依然として独立特許要件を満たしていない(第29条第2項の拒絶理由は解消されていない)と判断されることがあります。このようなケースでは、審尋における「前置報告書」において、補正は却下されるべきこと、および、原査定の理由の通り拒絶されるべきこと等が指摘されます(審尋に対しては回答書を提出できますが補正はできません)。

 前置補正したにも拘らず、依然として独立特許要件を満たしていなければ、前置審査から審判に移管されても、補正する機会(拒絶理由通知)が与えられることなく、そのまま拒絶審決されてしまう可能性もありますので、重要な案件に関しては、審判請求時に、分割出願を検討した方が良いでしょう。

とりあえず、前置補正時では、「この補正が最後になる」と覚悟しておくべきです。

(4)平成19年4月1日以後の特許出願では、分割出願した内容が、原出願と同一性の範囲にあると、第50条の2の理由の通知がされる可能性もありますので、分割出願する際の請求項については留意が必要となります。

平成21年に施行された改正法によって、拒絶査定不服審判の請求期間が改正(謄本送達後3ヶ月になります)されました

 この改正により、明細書及び図面の補正は、審判請求と「同時」にのみ可能となりますので、留意が必要です。

 なお、審判を請求するに際して、審判請求書における「請求の理由」の欄において、「追って補充する」とし、後日、補正書によって理由補充をすることは可能ですが、審判請求について3ヶ月の期間が認められるため、できれば、当初の審判請求書に「請求の理由」も記載しておくことが好ましいでしょう。
これは、実務経験上、先に補正書を提出して、時間をおいて(補正指令がかかった段階で)「請求の理由」を記載してみると、すでに提出した補正クレームの不備に気付くことがあるためです(もう少し限定した方が良い、とか、もう少し適切な表現があった、等)。
クレームの補正内容を考慮しながら、併せて請求の理由を記載することで、より適切な審判請求が行えると考えられます。

審尋への対処

拒絶査定不服審判を請求し、かつ明細書、及び図面について補正(第17条の2第5項)を行うと審査官が再審査し(前置審査)、依然として拒絶査定の理由が解消されないと、審査官は、前置報告書を作成します。

 このような前置報告書は、前置審尋として審判請求人に対して通知する、という運用がとられてきましたが、平成20年10月以降に審理着手時期に至る事件については、全件通知されるようになりました。

 この審尋に対しては、指定期間内に回答書を提出することができ、指定期間内に回答書が提出されない場合であっても、それによって、審理・判断が審判請求人に不利に働くことはない、とされています。
しかし、審尋が送付されたこと=補正したにも拘わらず拒絶査定は維持される、という審査官の見解に錯誤がある可能性もありますので、審判段階で職権審理が支配するとはいえ、回答書は提出しておいた方が良いでしょう。

 例えば、進歩性に関するもので前置報告書において、①本件発明の要旨認定に誤りがある、②引用文献に記載された発明の認定に誤りがある、③要旨認定した本件発明と引用発明との間の一致点、相違点の認定に誤りがある、④認定した相違点に関して容易性の判断に誤りがある、ような場合、そのような誤り(争点となります)を指摘し、導いた結論には誤りがあることを論理的に回答すれば良いでしょう。

 また、審尋が通知されたことで、審判請求人は、補正をする機会が与えられたわけではありませんが、前置報告書を検討して、補正をしないとそのまま拒絶審決されてしまう、と判断したのであれば、積極的に補正したい旨を回答した方が良いでしょう。
この場合、単に「補正をしたい」と回答するのではなく、具体的な補正案を提示すべきです。具体的な補正案を提示することにより、特許可能であるか否かを直ちに判断でき、審判官に与える心証も良くなります(補正が認められるか否かはあくまでも裁量です)。

 また、拒絶査定の理由がそのまま維持できる(例えば、拒絶査定時における第29条第2項がそのまま維持されてしまう)ようなケースでは、審判段階で、あらためて拒絶理由を通知する必要はありません。このため、回答書では、査定とは異なる拒絶理由の可能性を示唆し、これを解消するための補正案であることを回答するのも好ましいと考えます(拒絶査定が第29条第2項であれば、例えば、そのままのクレームでは、第36条第6項に該当してしまう可能性もあり、これを解消するための補正案である、ことを示唆する等)。

※審尋に対する補正案の扱いについては、「審判合議体は補正案を考慮して審理を進めることは原則ない」としています。ただし、補正案が一見して特許可能であることが明白である場合には、迅速な審理に資するため、合議体の裁量により、補正案を考慮した審理を進めることがある程度です。

早期審理について

 特許庁に対して早期審理の申請をすることで、拒絶査定不服審判であっても審理期間を早くすることも可能です。申請するためには条件が課せられています(個人・中小企業の出願であること、又は実施関連出願であること等)ので、詳細に関しましては、特許庁HPをご覧ください。

シグマ国際特許事務所