国内優先権制度について

国内優先制度

　国内優先権制度は、すでに出願した自己の特許出願（先の出願）の発明を含めて包括的な発明として優先権を主張して特許出願（後の出願）とする場合、後の出願に係る発明のうち、先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面に記載されている発明については、新規性、進歩性などの判断に関し、その出願の時を、先の出願の時とする制度です。

　ところが、特許の実務者や発明者の中には、国内優先権制度を利用して出願した発明については、全て先の出願時まで遡る、と誤解されているケースが見受けられます。
　これは、後の出願を、それ自体として一つのまとまった出願として捉えてしまうことから生じる誤解とも思われます。また、先の出願は、その出願日から１年３月後にみなし取り下げされてしまい、実務上、後の出願ファイルが残って行くことから、そのファイルに記載された優先日を見て、このファイル内の発明に関する出願日は、先の出願日である、と誤解してしまうのかもしれません。

　通常、国内優先権制度を利用する場合、図面を追加する等、新たな実施例を追加するケースが多いのですが、このようなケースでは注意が必要となります。
　これは、新規事項を追加する補正が厳しく制限されていることとの整合性を考慮すれば明らかと思いますが、仮に、そのような新たな実施例等を「補正」によって追加記載した場合、その補正は許容されますか？ということに帰結するでしょう。
　当然、図面を追加したり新たな実施例を追加するような補正は、厳しく制限される筈であり（１７条の２第３項、審査基準の「新規事項」参照）、このような補正は、間違いなく拒絶されるでしょう（拒絶理由であり無効理由となります）。

　補正との整合性を考慮すれば、後の出願において新たに追加した事項が、拒絶、無効にされることなく、先の出願日としての地位を確保する、ということは有り得ないのであり、当然、審査基準においても、「後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内であるか否かの判断は、新規事項の例による」とされています（第Ⅳ部第２章）。

優先権を主張した出願で実施例を追加すると

　人工乳首事件（平成１４年（行ケ）５３９号）の判決で説示されたように、先の出願における上位概念化した独立クレームの範囲に含まれるものとして、優先権を主張した後の出願で実施例を追加すると、後々、出願人にとっては、非常に不利な状況になる可能性を含んでいます。

　すなわち、優先権の主張期間は、先の出願日から１年以内とはいえ、先の出願と後の出願（優先権主張出願）との間に公知の問題が発生していたり、第三者による同様な出願がなされていると、このような事実によって、後の出願が拒絶されたり、或いは権利化された後に権利行使する段階で不利な状況に追い込まれる可能性があります（後述するような意図的な行為については致命傷にもなります）。

　人工乳首事件をごく簡単に説明すると概ね以下の通りです（国内優先権を利用する際に非常に多い「実施例の追加型」です）。

　先の出願において、上位概念化した独立クレームＡに対し、明細書の実施例では、その独立クレームＡに包含される実施例としてａ1、ａ2、ａ3を記載していた。そして、発明者は、独立クレームＡに包含される実施例としてａ4を着想し、これを国内優先権主張で追加した（実施例の追加となります）。
　ところが、先の出願と後の出願との間に、実施例ａ4と同様な構成を記載した第三者（Ｘ）の出願がなされたため、後の出願における独立クレームＡは先の出願に記載はしていたものの、第２９条の２により拒絶された。

　補正との整合性を考慮すると（先の出願の内容で事後的にａ4を追加する補正は、出願全体が拒絶、無効となる）、上記したような取り扱いは妥当であり、出願人としては、第２９条の２の拒絶理由があった段階で、ａ4を削除することで、その拒絶理由を解消することはできるでしょう。

単独出願するか、国内優先権主張出願するか

　実施例ａ4を着想した段階で、それを単独出願するか、国内優先権主張出願をするかは出願人サイドに委ねられる事項です。この場合、最終的な目的が、単に「特許権の取得」ということであれば後者の選択でもＯＫなのでしょうが、第三者の実施行為を排除し、状況によっては訴訟も辞さない、という目的があるのであれば、後者の選択は誤りと考えられます。

　先の出願後で優先権主張出願の前に、第三者（Ｘ）がａ4を実施したと仮定してみます。

　まず、後の出願において実施例ａ4を追加するという行為は、当初の出願時における上位概念クレームＡには、ａ4という実施例を含んでいなかった（技術的範囲には属していなかった）ということを暗に承認したものと捉えられる可能性があります（行為１）。また、仮に、審査の段階において、第三者（Ｘ）の出願が先願として挙げられ（第２９条の２）、これによって実施例ａ4を、補正や分割により削除してしまうと、そのような行為は、意図的にクレームＡから実施例ａ4の構成を除外した、と捉えられる可能性があります（行為２）。

　上記の行為１，２は、権利者にとっては非常に不利に作用する可能性があります。すなわち、クレームＡがたとえ特許されても、そのＡの技術的範囲には、行為１，２の事実から、実施例ａ4については、上位概念であるクレームＡの技術的範囲に含まないように解釈すべきである、との結論に至る可能性が高いと考えられ、優先権主張出願をしたがために、第三者（Ｘ）のａ4の実施行為を抑制できないことも予測されます。

　上記したようなケースでは、先の出願をそのまま残しておけば（優先権主張出願を選択しなければ）、先の出願の明細書、及び図面の記載を考慮して、クレームＡの技術的範囲に実施例ａ4の構成が含まれるか否か、という純粋な権利解釈論に持ち込むことができることから、少なくとも、第三者（Ｘ）に対して勝算のある戦いを挑むことは可能となります。

権利の有効活用を考慮

　権利の有効活用を考慮するのであれば、出願後に実施例ａ4を着想した場合、それは単独で出願するのが望ましいと考えられます。実施例ａ4はクレームＡに包含されるものとはいえ、実施例ａ4に特有の作用、効果があれば、それを根拠にして課題を抽出し、単独出願すれば良いでしょう。この場合、先の出願の後に実施例ａ4に関する特許出願がされたとしても、先の出願の技術的範囲を解釈する上では、実施例ａ4に関する後の特許出願が影響を及ぼすこともない筈です。

　また、業界にもよりますが、今まで知られていないような課題が顕在化したような場合、或いは、新しい基礎技術が公知になったような場合等、短期間内に同業者から似たような内容で多数の特許出願が集中することがあります。課題を解決するための手法や応用技術など、異なる発明者が、似たような構成を着想することは良くあることであり、このようなケースでは、出願が公開されてみないと、他社の技術内容や、どちらが先願になっているか分からない（開けてみないと分からない）といった状況があります。

　当然、このような状況下では、実施例追加型の優先権主張出願は、第２９条の２の問題が生じる可能性が高いことから避けた方が良いかもしれません。

　さらに、先の出願と、優先権主張出願との間に、現実に第三者の実施品が公知となった場合において、後の優先権主張出願でその実施品と同じ実施例を追加すると、裁判所等に対して、出願人は意図的に優先権制度を活用して、第三者の実施行為を封じ込めようとした（正当性を欠く行為）、との心証を与えてしまう可能性もあります。すなわち、追加した実施例が、たとえ第三者の実施行為とは全く無関係に着想したもの（偶然にも一致してしまった）であっても、裁判において心証として不利に作用することが考えられます。

明細書の作成に際して

　以上から、明細書を作成する上において、技術的範囲が実施例の構成のみに限定されないよう、拡張性を持って記載されることが推奨されます。例えば、明細書の最後に、「本発明は上記した実施形態に限定されることはなく、種々変形することが可能である。例えば、○○を△△としたり、××のように変更しても良い」等と記載することは好ましいでしょう。
　ただし、出願後において、このような拡張的な記載を根拠として具体的な構成を着想したとしても、それは上記した理由から、単独出願することを考慮すべきであり、さらには、第三者がクレームの内容に含まれる（と解釈できる）が、実施例の構成とは異なる製品を市場に投入してきたときには、このような拡張的な記載（技術常識）を根拠としたり、場合によっては均等論を駆使して対処して行く方が良いと思われます。

正当性を欠く行為

　自分が出願した後に、第三者がクレームの内容に含まれる（と解釈できる）が、実施例の構成とは異なる製品を市場に投入してきたとき、そのような製品が確実に権利範囲に含まれるよう国内優先権制度を利用する、という誘惑に駆られることもあるかも知れませんが、そのような行為は、厳に慎むべきです。
　このような行為は、正当性を欠くと考えられ、また、折角、先の出願内容で抑制することが可能であったものが、そのような意図的な行為によって可能性がなくなってしまいます。

　裏を返せば、第三者から権利侵害に関する警告等がきた場合において、自社製品の市場投入時期が、警告に係る特許権の出願日（優先日）から１年以内であり、また、その特許権が国内優先権を主張したようなものであれば、それは要注意となります（自社製品を見て、意図的にクレームアップした可能性があり、先の出願との間で詳細な読み比べが必要です）。