特許出願、実用新案登録出願するに際して

ここでは、実際に、特許出願、実用新案登録出願をするに際して、留意すべきいくつかの事項を挙げてみます。

出願するにあたって

　特許出願（実用新案登録出願）をするに際しては、何はともあれ、その目的（最終的に権利が取得できた場合、それをどのように活用するか等）を、ある程度、イメージしておく方が良いでしょう。

　特許出願する目的の一つとしては、これまでにない製品やサービス等（アイディア）を新たに着想し、そのアイディアを実施する（新規事業を起こす、或いは起業する）か、又は将来的にその予定があり、実際に実施した後、そのアイディアが第三者に模倣されないように予め法的に保護しておく、というものがあります（第１の目的）。
　また、別の目的として、着想したアイディアについて、特許権（実用新案権）を取得し、それを第三者に実施させるなどしてロイヤルティを得よう、というものもあるでしょう（第２の目的）。
それ以外にも、公的な融資や第三者との契約などをスムーズに進める、或いは大企業で見られるように、出願件数の確保のため、社員の発明意欲の向上を図るため等の理由から、着想したアイディアについては出願する、という考え方もあるかも知れません。

　特許出願する目的については、いくつかあると思いますが、現実問題として、特許出願などするには、出願時だけでなく、その後の特許庁との応答、権利の維持など、それなりの費用や手間がかかってしまうことから、まず、費用対効果については十分に把握しておく必要があります（出願件数が多くなればなるほど、思った以上に費用がかかってしまいますし、長期間に亘って様々な費用も発生します）。

　特許出願などするに際して、上記した第１の目的であれば、新たに実施する事業の利益を確保する等の必要性があるため、出願することを推奨しますが（もちろん、先行技術調査などにより、出願を断念したり、実施する内容を変更するケースもあります）、最初から上記の第２の目的（個人のケースが多いです）をメインに考慮されているのであれば、特許出願などすることについては、あまり推奨はしません。

　これは、一般的に、自ら実施しないようなものは他人も実施する可能性は低いこと（リスクが大きいですから）、頭の中のアイディアに留まっており、実際に試作品を作成した等の検証がなされていない（アイディアを詰めていったり、実際に試作品等を作成すると様々な問題が顕在化します）ケースが多い、などの要因が考えられ、結果として、特許出願した行為そのものが将来的に無駄になる（もちろん費用も無駄になるでしょう）可能性が大きい、という理由によるものです。また、仮に特許権を取得したとしても、実施しない、或いは実施不可能な未利用特許になってしまう可能性もあります。

　このため、本当に特許出願することが有益か否かについては、その目的等を考慮して十分に検討されることをお勧めします。

　なお、当事務所では、特許出願などをするに際して、出願した行為そのものが将来的に無駄にならないよう、ご依頼人との間では十分な検討をするようにしております。

特許庁へ提出する特許出願等の明細書は代理人に作成してもらうか自ら作成するか

　特許出願などの明細書の作成については、身近に特許の実務経験者がいれば良いのですが、そうでなければ、私どものような外部の専門家（弁理士）に依頼するのが良いと考えます。

　最近の特許庁の審査実務では、明細書の記載内容の要件について、かなり厳しい判断がなされており（いわゆるサポート要件、実施可能要件、明確性に関するもの；特許法第３６条に関するものです）、これらの要件をクリアした明細書を作成するのは難しい状況になっています。
また、一旦出願してしまえば、そこに記載された範囲以外の事項を、後で追加するような補正は一切できません（新規事項として拒絶されます）。

　「特許出願は誰でもできる」、「簡単な明細書の作成方法」といった手引書も存在していますが、単に、そのような書籍を読んだだけで、特許法で定める要件を全てクリアし、かつ、拒絶理由が提起された際に適切な補正等が行えるような明細書を作成するのはきわめて難しく、広く強い権利の明細書を作成することも難しいでしょう（ある程度、実務経験がなければ、不可能と考えます）。

　出願時の明細書の記載が不十分であったため、後の中間処理の実務において補正することすらできない、とか、権利の取得ができない、といったケースは良くあることです。また、そのような特許出願が、１年６ヵ月後に出願公開されてしまうことで、折角の良いアイディアが、誰でも実施できる公有財産になってしまうことも有り得ます。

　良いアイディアを着想したのであれば、それが効果的に保護され、かつ利益が生み出せるように、私どものような専門家に相談されることをお勧めします。また、第三者の意見を聴くことで、そのアイディアを客観的に評価したり、より素晴らしいアイディアに発展することも有り得るでしょう。

費用について

　特許出願などするに際しては、出願時のみならず、出願した後も様々な費用が発生します。また、代理人（弁理士）を利用して特許出願した場合、代理人費用が発生します。
当ＨＰ内の「特許出願の手続きと概算費用」の項目で概略を説明していますように、代理人を利用して特許出願してから特許権を取得するまで、１件当たり、少なくとも５０万円以上の費用を要することから、特許権を取得したことで得られるであろう利益（例えば、第三者を排して独占的に実施することで得られる利益）については、考慮する必要があります。

　例えば、市場規模が極めて小さいようなケース、利幅が極端に少ないようなケースでは、特許出願等することの意義について、予め検討する余地があるのではないでしょうか。

代理人への依頼について

　実際に特許出願を弁理士に依頼する際、単に、漠然としたアイディアを口頭で伝えるのではなく、できれば色々な資料を準備した方が良いでしょう。
先行技術の調査、発明を具現化した図面の作成等、全て弁理士にお任せです、という依頼の仕方もあるのでしょうが、着想したアイディアに関し、可能な限り資料（自分が知っている従来の技術に関する情報、アイディアの概略図面、そのアイディアによってもたらされる効果等の資料）を提示した方が良いです。

　このような様々な資料があることで、代理人側も発明のポイントを明確に把握して、より適切な権利が取得できる明細書の作成について検討することができ、また、広がりのある権利を取得することにも役立ちます。
また、資料を多数、準備しておくことにより、明細書を作成する際の手間を省略させることができ、代理人費用を安くすることも可能になるかもしれません。

　なお、着想したアイディアに関しては、できれば紙に書くこと、及び、アイディアを紙に書いた後、暫く時間をおいて再検討することをお勧めします。このように、紙に書いたり、時間をおいて検討すると、意外に陳腐なアイディアであったことに気付くこともあり、費用を無駄にしてしまうことも避けられるでしょう。

　また、出願前の第三者の権利の調査、公知技術の調査は重要となりますが、これについては、別項目で説明いたします。