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外国への特許出願について

日本での特許出願(特許権)について

 よくある質問事項として、日本で特許出願したもの(取得した特許権)は外国でも有効でしょうか?というものがあります。
 残念ながら、日本で特許出願したものや日本で取得した特許権は、日本国内でしか効力を発揮できません。このため、外国において、第三者の侵害行為を防止したり独占的に実施を確保したい、ということであれば、当該国に特許出願して、特許権を取得する必要があります。

外国へ特許出願する方法

 外国へ特許出願するのであれば、日本へ特許出願する際に、同時に外国にも特許出願する方法(国際出願)、日本に特許出願してから一定期間内(1年以内)に優先権を主張して出願する方法(パリ条約による優先権主張出願)などがあります。

 前者の場合、日本の特許庁に所定の形式で特許出願(日本語で特許出願)すると、条約の加盟国に対して同時に特許出願したものとみなされます。後者の場合、既に日本に出願した特許出願に基づいて優先権を主張して出願人が希望する国の特許庁に対して特許出願すると、日本に出願した出願日を基準として、新規性、進歩性が判断されます。ただし、日本の特許出願日から1年を経過してしまうと、そのような優先権によるメリットを享受できませんので注意が必要となります。

 また、実際に外国出願する際には、出願人自ら行うことができますが、当該国の特許庁へ手続する現地代理人を選択したり、現地代理人との間でのやり取りなど、負担が大きくなりますので、日本国内の代理人(特許事務所)を経由して行うのが良いでしょう。

外国出願できる期限(パリ条約による優先権主張出願の場合)

 外国へ特許出願する場合、日本へ特許出願した日から1年以内であれば、優先権を主張することで、当該国において日本の特許出願日が確保されます(日本へ特許出願した日の後に当該国へ特許出願しても、優先権を主張することにより、日本の特許出願日が優先日となって、当該国において、その優先日で新規性、進歩性が判断されます)。

 この場合、優先権の主張を伴う外国への特許出願は、日本の出願日から1年以内に「完了」していなければなりませんので、明細書の翻訳等にかかる時間を考慮すると、日本国内の代理人に依頼するのは、日本に特許出願した日から10か月以内が好ましいといえます。日本の特許出願日から11か月を過ぎてしまった段階(1年が経過する直前)に、優先権の主張を伴った外国出願を依頼すると、緊急料金が発生することもありますので注意が必要となります(当該国の代理人によっても緊急料が発生することがあります)。
 ただし、米国など、日本語での出願が認められている国もあり、優先権の主張の期限が間近の場合、とりあえず日本語で当該国の特許庁に出願しておいて、後日、翻訳文を提出することも可能です。

 なお、外国出願ができる期限は、必ずしも日本の特許出願日から1年以内ではありません。出願が公開(出願公開;出願から1年6月)されていなければ、優先権の利益を受けることはできませんが、とりあえず外国出願することは可能です。ただし、日本の特許出願日から当該国への出願日までの間に、第三者が同じ内容を出願していたり、実施していると、上記したような優先権によるメリットは享受できませんので、その出願は、その公知事実に基づいて拒絶されてしまいます。

外国特許出願することについて

 中小企業・個人の方々にとって外国へ特許出願する場合、費用の問題が大きくかかわってきます。
 外国出願をするにあたっては、日本国の代理人費用に加え、各国毎の代理人費用及び特許庁費用が発生し、1つの案件でも出願国が増えれば、それに伴って費用も増加して行きます。また、出願後の拒絶理由に対する応答処理も出願国毎に発生することから、それぞれ、日本国の代理人費用、及び各国毎の代理人費用が発生します。

 実際に外国へ特許出願をすると、予想以上に費用がかかってしまい、途中で断念してしまうケースも見受けられますので、外国出願するに際しては、例えば、実際に特許出願に係る製品を当該国で実施(製造、販売等)するか否か等、その国で権利化することが必要であるかどうかについて、予め十分に検討した上で行うことをお勧めします。

費用について

 パリ条約による優先権主張を伴って外国出願する場合、その出願時に以下の費用が発生します。なお、国際出願した場合、日本へ特許出願した日から所定期間内(30か月以内)に、特許権の取得を希望する国の特許庁に対して、翻訳文の提出等の移行手続を行う必要があります。この移行手続は、当該国の代理人を経由して行うものであり、翻訳費用や現地代理人の費用の発生を遅らせることはできますが(12か月以内から30か月以内に遅らせることができます)、結果的には、パリ条約による優先権主張出願と同等の費用が発生します。

1翻訳代
 外国出願するに際しては、出願国の特許庁が受け付ける言語(殆ど米国が含まれるため英語となります)に翻訳する必要があります。通常、日本語の特許出願明細書の英語への翻訳は、日本の代理人サイドで行っており、翻訳代(日→英)が発生します。
 もちろん、出願人自ら翻訳を行うのであれば、翻訳代の発生を抑えることができます。

 また、例えば、中国や韓国へ特許出願する場合、各当該国の特許庁に対して、中国語、韓国語(英語以外の第2言語)に翻訳して手続する必要がありますので、それらの言語への翻訳代も発生します(通常、これらの翻訳は、現地代理人によって、日本で作成した英文から翻訳するか、もしくは、そのまま日本語から中国語、韓国語に翻訳することもあります)。

1現地代理人費用(特許庁費用を含む)
 現地代理人が特許庁に手続するに際して、代理人手数料が発生します。
 また、代理人手数料以外に、当該国の特許庁において発生する費用(印紙代)、及び、上記したような第2言語に翻訳を行うと、その分の翻訳代が発生します。

1日本の代理人費用
 日本の代理人を通じて外国特許出願を依頼すると、日本の代理人費用が発生します。
 通常、この代理人費用は、上記した英語への翻訳代、及び、出願国毎に発生する基本手数料です。

1その他
 上記した費用以外に、現地代理人と日本代理人との間で発生する通信費用、送金手数料、コピー費用など、様々な費用が発生します。

費用は代理人よって異なります

 上記のように、外国出願する際には、日本の代理人費用と、出願国の代理人費用が発生します。

 外国出願する上で発生する費用については、代理人によって大きな差があります。例えば、当該国の代理人は、出願人で選定するか、日本の代理人が選定することとなりますが、選定した現地代理人の費用や、第2言語への翻訳代等には大きな差があります。また、日本の代理人費用や翻訳代や英語の翻訳代等についても大きな差があります。

 このため、外国出願に関するコストをできるだけ抑えたい、ということであれば、いくつかの特許事務所等に見積もりをお願いするのが良いでしょう。

 なお、中間手続に要する費用については、実際に挙げられる引例の数、拒絶理由の内容等によって大きく変動しますので、正確に見積もりするのは困難となります。

国際出願とパリ条約による優先権主張出願について

 外国出願をするに際しては、上記のように、国際出願するか、パリ条約による優先権主張出願するかを選択することができます。

 いずれのルートを選択するのが良いかは、様々な要因があるため、一概には言えませんが、例えば、特許を取得したい国、及び国数、権利化までの期間(早期権利を望むか、時間的な余裕をもって権利化したいか)、トータル費用や費用を発生させる時期などが判断基準となります。

 また、パリ条約による優先権主張を伴った国際出願をすることも可能です。このため、例えば、日本に特許出願してから、12か月間近になって多数の外国にも出願したい、といったケースでは、とりあえず、優先権主張して日本の特許庁に対して日本語による国際出願をすることが可能ですので、利用価値は高いと思います(翻訳文の提出は、上記のように30か月繰り延べられます)。

当事務所への見積もりについて

 当事務所では、外国出願をご検討されている場合、技術分野、日本の特許出願の明細書の頁数、図面の枚数、請求項の数、出願を希望する国の情報を頂ければ、お見積りをいたします。




シグマ国際特許事務所